浅析自由实施（FTO）调查报告与专利侵权惩罚性赔偿
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前 言
随着中国企业全球竞争力的逐渐增强，越来越多的中国企业选择“走去出”。但在走出国门的过程中也会面临多方面的知识产权风险，尤其对于科技创新企业，很可能会面临专利侵权风险。世界上大多数大陆法系国家在专利侵权赔偿中大部分适用填平原则，而英美法系的主要国家在专利侵权中可能会适用惩罚性赔偿。当中国企业的产品或服务走进存在惩罚性赔偿制度的国家或地区时，惩罚性赔偿的可能性和其计算赔偿的方式应成为重要的考量因素，因为一旦被认定为故意或有意侵权将会面临巨额赔偿。本文将介绍自由实施（FTO）调查报告的作用，存在惩罚性赔偿的主要国家和地区的相关法律和案例，以及如何利用FTO避免惩罚性赔偿。
一、 FTO调查报告的作用
如果企业在某个国家或地区市场上的产品被认定侵犯了他人的专利权，企业将会面临停止制造、使用、销售、许诺销售、进口等禁令，并且专利权人还会请求企业承担高额的赔偿责任。尤其是对于专利侵权存在惩罚性赔偿制度的国家或地区，企业还会面临高达一倍至三倍的惩罚性赔偿，这样的结果会使企业面临严重的财务风险，甚至会导致企业破产。
自由实施（Freedom to Operate简称FTO)是指在不侵犯他人专利权的情况下，企业对技术自由地进行使用和开发，并将利用该技术生产的产品或服务投入市场。FTO调查报告是不侵权调查报告/法律意见的一种，是指对企业实施的技术是否侵权他人的专利权进行尽职调查和发表法律意见，并作出是否侵犯他人专利权的分析报告。
由于专利权的保护由各个国家的法律进行规定，即使涉及相同的技术在不同的国家也可能会有不同的法律状态和权利要求不同的保护范围，因此，FTO调查报告和相应的所在国家或地区密切相关。一般而言，FTO需要调查的国家应当是公司的产品或服务需要上市的目标市场，或者是可能未来会上市的目标市场。专业机构出具的FTO调查报告可以为企业是否进入目标市场提供决策依据，并且一旦在目标国家或地区发生专利侵权行为，FTO调查报告的内容可以用于证明被诉侵权人非主观故意，避免被法院认定为故意侵权，从而免于承担惩罚性赔偿责任。
二、 实施专利侵权惩罚性赔偿的
主要国家和地区的相关法律规定
目前涉及惩罚性赔偿的主要国家和地区有美国、英国、日本、韩国、台湾等[1]，下面逐一介绍相关的法律规定。
1. 美国
（1）美国专利侵权惩罚性赔偿的历史发展
美国自《1793年专利法》规定了专利侵权的惩罚性赔偿[2]，已有200多年的历史经验。美国现行的《1952年专利法》第284条第2款规定，当损害赔偿不是由陪审团认定时，法院应当核定损害赔偿。无论是由陪审团认定还是法院核定损害赔偿，法官都可以将损害赔偿加重至所认定或核定数额的三倍以内，由此第284条第2款规定的加重赔偿作为专利侵权惩罚性赔偿的法律依据。联邦第七巡回上诉法院在1960年Union Carbide v. Graver案中，奠基起只有在有意侵权（willful infringement）的情况下，惩罚性赔偿才适用的先例。因为该案例是在联邦巡回上诉法院（以下简称CAFC）成立之前，虽然CAFC也会参考该案例，但基于案例法原则，CAFC在2007年In re Seagate案中再次明确，加重赔偿具有惩罚性，仅适用于有意侵权。然而在成文法中并没有对“有意侵权”进行定义，在司法实践中需要判例法对“有意侵权”作出解释，CAFC在2007年SRI v. Advancedz案中将“有意侵权”解释为“谨慎性和合理性标准（prudence and reasonability）”，即谨慎的人是否有完全合理的理由相信专利权无效或未侵犯专利权。
（2）律师意见与惩罚性赔偿认定之间关系的演变
CAFC在1983年Underwater Devices v. Morrison-Knudsen案中确立了积极注意义务规则，即被告在收到专利权人的通知后，有积极注意义务，特别是要在实施潜在侵权行为之前获得合格的律师意见【这里提到的律师意见，即本文中的FTO调查报告】，如果律师意见的结论是专利权无效或被告不构成侵权，则被告可以据此作为有意侵权的抗辩。CAFC在1986年Kloster v. Crucible案中，确立了不利推定规则（adverse inference），即只要被告没有获得律师意见或不愿意提供律师意见【因为一旦提供，被告将被视为放弃律师与被告之间保密的交流和讨论的内容（waiver of attorney-client privilege）,此举会导致被告在美国专利诉讼中非常不利】，直接推定有意侵权成立。CAFC在2004年Knorr-Bremse案中推翻了不利推定规则，但并未推翻积极注意义务规则。此后，企业为了避免惩罚性赔偿在收到专利权人的侵权通知，除非特殊情况，皆会积极获取律师意见。CAFC在2007年In re Seagate案以及2010年《美国发明法案》推翻了积极注意义务规则。CAFC在In re Seagate案中将惩罚性赔偿的标准上升为轻率标准（recklessness），专利权人需要提供清楚且具有说服力的证据（clear and convincing evidence）证明被告在客观和主观两个方面至少存在轻率（recklessness）的主观意图，地区法院才有可能实施自由裁量权适用惩罚性赔偿。此后，由于轻率标准（recklessness）提高了惩罚性赔偿的门槛，许多故意、恶意的侵权都难以进行惩罚性赔偿。美国最高法院在2016年Halo v. Pulse案中推翻了Seagate案中的客观要件和清楚且具有说服力的举证标准，确定了专利侵权惩罚性赔偿仅为主观要件，举证标准降低为优势证据标准（preponderance of evidence standard）[3]。根据普华永道的《2018专利诉讼报告》请求专利侵权惩罚性赔偿得到法院支持的比例，由Halo案之前的36%上升到了Halo案之后的54%。[4]
综上所述，在美国是否构成侵权或专利权无效的律师意见仅仅是判断是否构成专利侵权惩罚性赔偿的因素之一，不再作为简单推定为有意侵权的唯一标准，而是和其它因素[5]一起考虑被告是否构成有意侵权，但是如果被告能够出具合格的不构成侵权或专利权无效的律师意见，例如，2016年Tools v. Sears Holdings Corp案[6]，无疑会有力的帮助被告证明自己的侵权不构成有意侵权。
2.英国
英国虽作为惩罚性赔偿的发源地[7]，一直在惩罚性赔偿的适用范围上非常谨慎。英国上议院在1964年Rookes v. Barnard案中，大大限制了惩罚性赔偿的范围，该案将惩罚性赔偿限制在三类案件中：（1）政府雇员压制行为的诉讼；（2）行为带来的利润超过应该给原告的赔偿；（3）成文法明确规定适用惩罚性赔偿的诉讼。2007年英国《损害赔偿法》规定不在民事立法领域对惩罚性赔偿制度进行延伸，因此英国现行的成文法中并没有关于专利侵权惩罚性赔偿的明确规定。但是，由于英国为判例法国家，英国上议院在2001年Kuddus v.Chief Constable of Leicestershire Constabulary案中，Slynn大法官指出在旧的制度下，一项惩罚性赔偿的请求能否被支持，并不是基于一定的原则，而是基于诉讼的具体情况。Kuddus案扩大了惩罚性赔偿适用的类型，因此，在专利侵权案件中专利权人仍有可能申请惩罚性赔偿。
3.日本
根据日本《专利法》第102条的规定，惩罚性赔偿需要满足侵权人故意要件，专利权人想实现惩罚性赔偿需要举证侵权人存在主观故意或过失，则可以超过专利权人或专用实施权人所受损害的金额。在日本的司法实践中[8]，法院十分注重对侵权人主观恶性的判断，只有举证确定被告存在故意或重大过失侵权的情况下，法院才可能适用惩罚性赔偿，否则就会按照大陆法系普遍的填平原则进行判决。
4.韩国
韩国明确规定了专利侵权惩罚性赔偿制度[9]，根据韩国《专利法》中第128条规定，惩罚性赔偿金需要认定侵权者是故意或者过失，专利权人可以申请超过其实际损失的惩罚性赔偿，并没有对惩罚性赔偿金额的计算作出进一步规定，没有规定惩罚性赔偿金的倍数。
5.台湾
我国台湾地区在《1994年专利法》第89条规定了专利侵权惩罚性赔偿[10]，并于2000年修订专利法将惩罚性赔偿的上限由二倍提升至三倍，由于不符合民法填平原则，2011年专利法暂时删除了有关惩罚性赔偿的规定，但是5个月后专利法第85条又恢复了惩罚性赔偿制度，即恢复到三倍以下的惩罚性赔偿。根据目前台湾地区现行的专利法规定[11]，惩罚性赔偿主要包括，专利侵权行为的成立并确定损害赔偿的基础；仅适用于侵权人主观故意侵权，不包括重大过失与善意无知侵权；惩罚性赔偿可以由专利权人主动申请，法院根据案情决定是否适用惩罚性赔偿；惩罚性赔偿金额以损害赔偿基数的三倍为最高限额。
6.其它国家
还有一些英美法系的国家如澳大利亚、新西兰、加拿大也存在专利侵权惩罚性赔偿[12]，这些国家对于过高的惩罚性赔偿都比较谨慎。例如，根据1999年澳大利亚《专利法》第122条规定[13]，法院可以在认为必要的情形下，将附加数额计入专利侵权所造成的损失；必要的情形包括侵权行为人的侵权极其恶劣、必须严惩以震慑阻止类似侵权行为发生。专利侵权人在承担补偿性赔偿之外还需承担一定的附加赔偿金需要考虑侵权行为人主观恶意的程度。
三、如何利用FTO避免惩罚性赔偿
1.掌握目标市场的有关法律规定
企业应当查阅产品目标市场的法律规定，必要的情况下应当咨询所在国家或地区的律师，以完全了解惩罚性赔偿的法律规定及相关的判例，从而全面了解有可能面临的法律风险。并且需要了解目标市场的司法实践中专利侵权判断的相关认定，权利要求保护范围如何确定，禁止反悔、捐献原则、说明书及审查历史等对权利要求保护范围的影响，与产品是否落入专利权保护范围相关的相同侵权和/或等同侵权的判断原则等。要特别注意一些国家特别的法律规定，例如，2014年Apple v. Motorola案[14]中，美国法院认为美国专利的外国同族专利申请的审查历史能用来限制美国专利的权利要求的解释。
2.做好合格的FTO调查报告
如果企业选择内部的专利工程师做FTO调查报告，有可能会被法院认为存在利益关系，作出难以令人信服的调查结果，例如，2016年Arctic Cat, Inc. v. Bombardier Rec Prods, Inc.案[15]。因此，建议企业尽量要选择外部专业机构的律师或专利代理师，进行FTO的尽职调查。企业的产品或者服务如果部分或者整体来源于其供应商，除了应当对自己制造零部件进行FTO调查之外，还可以要求供应商对提供的产品零部件也进行FTO调查，或者通过购货合同约定相应的知识产权侵权责任承担的问题。
FTO调查报告最核心的部分是对目标市场的专利申请和已经授权的专利文献进行检索，并将企业将要实施的技术方案和权利要求的技术方案进行对比，以评估是否或落入可能在先专利权的保护范围。调查报告中所记录的检索关键词、检索式、检索策略，检索过程要求准确、全面、详细，并列出的检索结果，并依据所在国家和地区的法律，对涉及的专利权的权利要求技术特征与将要实施的技术方案进行详细的对比分析，从而得出是否具有侵权风险的结论。这样的FTO调查报告才可能会表明企业尽到了合理的注意义务，才能有力的支持企业没有故意或有意侵犯他人的专利权。如果FTO调查报告仅仅罗列一些专利文件，没有详细分析，仅仅给出很简要的结论，则会大大降低其可信的程度。
另外，值得注意的是，在企业做出FTO调查报告之时，有部分专利还处于审查过程中，还没有确定授权的保护范围；也有部分专利已经申请但处于未公开的状态；还有一些PCT专利还未进入国家阶段，因此仅一次作出的FTO调查报告有可能没有涵盖所有可能的在先专利权，企业需要注意定期的跟踪上述有可能漏网的专利权，及时发现潜在风险。
3.充分利用FTO调查报告
如果FTO调查报告提示了侵犯他人专利权的风险，应当尽可能的去改进欲实施的技术方案，以免落入在先专利权的保护范围，并做好相应记录，保存相应证据，以备在可能的惩罚性赔偿中证明企业已经履行了合理的注意义务；如果无法规避他人的专利权，而专利权的期限又将届满的前提下，企业则可以选择等待在先专利权保护期期满后，再进入目标市场；如果距离专利权期限届满尚早，并且FTO调查过程中检索到了能够影响在先专利的新颖性、创造性的现有技术，可以考虑选择合适的时机，针对在先专利权提起专利无效程序，从而扫清欲实施的技术方案的障碍；考虑与在先专利权人就专利转让、专利许可、交叉许可和/或建立专利联盟等事宜进行谈判，从而争取有利的市场地位；或暂缓目标市场的上市计划，观察市场和技术的变化，等待重新上市的时机。
如果FTO调查报告的结论为将要实施的技术方案没有侵犯他人专利权，则企业应妥善保存FTO调查报告，以便在未来可能会遇到的专利侵权纠纷中，向法院出示FTO调查报告，以证明企业并无侵权他人专利权的主观故意，将其作为避免惩罚性赔偿的证据。
四、结论
企业计划将要实施技术方案的产品或服务进军某个国家或地区之前，需要查清相关产品或服务是否有侵犯他人专利权的风险，尤其是进入具有专利侵权惩罚性赔偿制度的市场时，应当全面了解相关国家或地区的法律规定，委托专业律师作出合格的FTO调查报告，并充分利用FTO调查报告帮助企业有效规避专利侵权风险，尤其是惩罚性赔偿的风险，为产品或服务的海外上市保驾护航。
[1]张武军，张唯玮，专利侵权惩罚性赔偿问题研究，科技进步与对策，2019年10月，第36卷，第20期，121-127.
[2]阮开欣 美国专利侵权惩罚性赔偿的经验与借鉴-简评美国最高院Halo案判决，《法律适用》，2017年第10期，100-110
[3]魏巍，论我国专利侵权惩罚性赔偿制度的设立，硕士学位论文，2018年5月20日。
[4]《2018专利诉讼报告》.https://www.pwc.com/us/en/services/forensics/library/patent-litigation-study.html 2019年12月24日最后访问。
[5]1992年联邦巡回上诉法院在Read v. Portec案中列举了九个因素。
[6]David Loretto, Freedom to Operate Opinions in the US. http://www.ub.edu/centredepatents/pdf/doc_dilluns_CP/David%20Loretto%20-%20US%20Freedom%20to%20Operate%20Opinions%20-%20LP2018-09-17.pdf 2019年12月24日最后访问。
[7]董春华，各国有关惩罚性赔偿制度的比较研究，东方论坛，2008年第1期。
[8]张棣伟，专利侵权惩罚性赔偿研究，硕士学位论文，2018年04月24日。
[9]杨熠，浅谈我国专利侵权惩罚性赔偿制度之构建，东南大学学报，2018年12月，104-107。
[10]胡慧雯，论专利侵权的惩罚性赔偿制度，硕士学位论文，2019年05月25日。
[11]刘政，专利侵权惩罚性赔偿制度研究，硕士学位论文，2019年05月20日。
[12]唐珺，关于确立专利侵权惩罚性赔偿金的思考:比较法的视野，重庆理工大学学报，2017年第31卷第5期，74-81。
[13]张鹏，专利侵权损害赔偿制度研究-基本原理与法律适用，知识产权出版社，2017年4月第1版，277-278。
[14]姚荻笔，刘诚，美国专利实务-FTO深度分析之解读权利要求保护范围及对申请的启示，IPRlearn,2019年4月27日。
[15]David Loretto, Freedom to Operate Opinions in the US. http://www.ub.edu/centredepatents/pdf/doc_dilluns_CP/David%20Loretto%20-%20US%20Freedom%20to%20Operate%20Opinions%20-%20LP2018-09-17.pdf 2019年12月24日最后访问。